又是一场以卵击石式的胜利！ ——不同视角下对专利确权诉讼中“创造性”的判断

引言

2020年01月17日，多云。那时新冠肺炎的局势刚刚开始蔓延。正好是京悦农历年前的最后一个工作日，所里给大家发放了口罩。潘建华律师收到了北京知识产权法院的行政判决书。潘律团队代理的原告天津亿鑫通科技股份有限公司诉被告国家知识产权局专利无效宣告行政诉讼一案胜诉，判决撤销国家知识产权局的《无效宣告决定》。

“虽然这只是一审判决，但本案着实赢的不易。”戴着口罩的潘律，看不见嘴角的微笑，但从细眯的眼睛，判断出有些许的兴奋!

是的，知识产权确权案件的行政诉讼，依照统计概率，大概只有10%的案件有获胜的希望。而对于专利“创造性”的判断标准，已有很多学术或实务的文章进行了深刻的讨论。潘大侠是怎样以鸡蛋碰墙，最终取得初步胜利的呢？来，摆好小凳，且听大侠分析不同视角下（法官与审查员）对专利“创造性”理解的差异。

案情简介

案情并不复杂。与绝大多数专利无效行政诉讼案件一样，涉案专利在国家知识产权局的无效宣告程序中，涉案专利权利要求1被合议组认定为：“在对比文件1的基础上结合对比文件2、5以及公知常识得到权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的，并且上述结合仅仅是现有技术的简单叠加，不需要付出创造性的劳动。因此，权利要求1不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定，应予无效。”

当然，本文目的不是为了研究专利技术的细节，因此大家尽可以忽略具体技术，仅为了说明问题，对本案的争议焦点摘录如下：

对比文件1中，本体部24是否相当于公开了涉案专利的连接用接线体1-14；

对比文件1中，公开了如下技术特征即：“每个端子7可以通过把外壳保持部32紧压入外壳6的端子安装孔44中，该紧配合使外壳保持部32的保持倒钩33切入端子安装孔44的相对应的内壁。”

是否就相当于公开了涉案专利：“在凸起柱（1-15）的一侧面上设有一个定位用凸起（1-151）”，并且：“在两侧塑胶体面上的数个母头端子槽（1-23）内均设有与凸起柱（1-15）上设有的定位用凸起（1-151）相对应的定位用槽（1-231）；”

对比文件2中，多个凸起物216是否相当于公开了涉案专利的三个凸起点1-13；

对比文件5的附图是否公开了权利要求1上面两个凸台1-24内的引向斜面1-241。

代理思路

为何此类案件只有10%能获胜？原因很简单，国家知识产权局的无效审查合议组都是理工专业出身的审查员，他们不但有深厚的技术知识背景，而且对于《专利法》也都有着深入的研究，再加上丰富的审查经验，作出的《无效宣告决定》初看的话，往往让人感觉无从下手。

但是对于当事人来说，概率是没有意义的，案件要么输要么赢。同样概率对律师来说也没有意义，争赢就是唯一的目标，要么100%，要么0。

潘律团队立刻开始深入、仔细的研究。专利无效行政诉讼案件也如同探案一样，实际上是在抽茧剥丝，拨开重重迷雾，只为能找到致命的一击。

功夫不负有心人。上述几个争议焦点在经过潘律团队反复的研究、对比下，终于发现它们并非无懈可击，无效审查合议组无论是对技术特征本身的理解，还是判断的逻辑是存在缺陷的。我们依照把握的大小排了排顺序，则是：2＞3≫1和4。据此，确立代理思路：对焦点2的论述必须全力以赴，吸引到法庭的重点关注；焦点3则是据理力争，同时也能分散对方反击的火力；对焦点1和4的阐述则是佯攻点。

案件庭审

庭审如期举行。当事人除委托潘律外，另委托一名工程师作为技术支持协助出庭。对方则实际有4名代理人（被告知识产权局两名审查员以及第三人两名律师），似乎从人数上我方并不占优。

依照事先拟定的策略，潘律把论述的重点放到了案件争议焦点2和3上。特别争议焦点2，主审法官也开始注意到审查决定对该焦点2技术特征的理解和判断似乎是有错误的。

这时候，法官和审查员专利确权案件中视角的不同便开始显现出来。从行政法的法理来说，专利无效行政诉讼是对国家知识产权局作出的《无效宣告决定》这一具体行政行为的司法审查。具体到专利无效案件创造性的判断中，对比文件中是否公开了涉案专利的技术特征，必须具有法律的依据，而所谓法律的依据，指的是《专利法》第22条第三款的规定：“创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。”

当然，在实际的专利审查以及确权诉讼中，已经形成一套比较完备的创造性判断方法和标准，大多数情况下，无论是法官还是审查员，他们对专利技术特征的理解也基本上是一致的。

但毕竟有例外，比如本案。

“具体技术问题我在这不作深入的描述，我只举个例子来说明双方理解的差异：无效合议组审查员在对比文件1看到了公开的技术特征A，而涉案专利实际上的技术特征是A’（至少表述上是）。但审查员几乎是顺理成章的认为，A’就是A，除了表述不同，没有区别。”潘律如是说。

“但我们认为不是，更重要的是，我们开始让主审法官相信不是，让主审法官相信审查员的这种认定从形式到逻辑都是有缺陷的。”

从实际庭审看，审查员显然并未意识到该争议焦点上的逻辑缺陷，也许在无效审查过程中曾闪过这样的念头，但他们的技术背景让他们主动忽视，他们在法庭的陈述与辩论并未能解开主审法官的疑问。

“我感觉胜利的天秤在向我们倾斜。”

技术调查官的调查则进一步印证了这种感觉。因为技术调查官只针对焦点1进行了更详细的询问，未再提及其他内容。

“庭审结束，我们觉得很好的实施了庭审前制定的策略，目的已经达到了。”

案件结果

对于诉讼案件，庭审场面或自我感觉与判决结果是没有任何关系的，甚至是相反的。

但是当拿到判决的那一刻，不出意外的，潘律对争议焦点2的论述最终得到了法院的认可，判决认为：对比文件1并未公开涉案专利相对应的技术特征，无效决定事实不清、适用法律错误，应予撤销。

案件小结

虽然目前本案只是一审胜诉，尚未有定论，但是这不影响我们对该类案件进行总结，而且我们也有信心二审继续获胜。总结如下：

1、对于该类案件，首先律师应建立的是信心，不要被所谓的“概率”所影响。概率只具有统计学的意义，对于具体案件实际上是没有意义的。

2、充分认识到法官与审查员在此类案件中的不同角色以及基于此的不同审视视角，也许就能找到案件的突破口。

3、制定庭审策略，将案件的研究结果、我方观点、对方瑕疵等在有限时间内进行高效的展示和灌输。剩下的，交给法官判断吧！

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